1. Một số lưu ý cơ bản trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
- Ngoài hệ thống nhãn hiệu liên bang, Hoa Kỳ cũng tồn tại hệ thống nhãn hiệu tại từng bang. Tuy nhiên, nhãn hiệu liên bang là loại nhãn hiệu được khuyến khích đăng ký. Trong trường hợp có mâu thuẫn, nhãn hiệu liên bang sẽ ưu tiên cao hơn nhãn hiệu bang và chỉ có nhãn hiệu liên bang mới được bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
- Tương tư tại Việt Nam, phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ phụ thuộc vào số nhóm hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu dự định đăng ký. Tuy nhiên, cách tính lệ phí nộp đơn nhãn hiệu tại Hoa Kỳ sẽ có điểm khác biệt so với lệ phí tại Việt Nam. Nếu như lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ có mức cao hơn với nhóm đầu tiên và giảm thấp hơn từ nhóm thứ hai, thì đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ sẽ có mức hai mức lệ phí cố định là 250 USD hoặc 350 USD mỗi nhóm (thời điểm 2022) phụ thuộc vào cơ sở nộp đơn, không phân biệt đó là nhóm đầu tiên hay từ nhóm thứ hai.
- Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ thông thường từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong khi đó, thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay có thể lên đến 24 tháng mặc dù quy định pháp luật chỉ là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.
- Các bên thứ ba sẽ có 30 ngày kể từ ngày công bố để phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.
- Nhãn hiệu có thể được đăng ký dựa trên cơ sở “sử dụng” hoặc “dự định sử dụng”. Nếu người nộp đơn nộp đơn trên cơ sở dự định sử dụng thì sau đó người nộp đơn phải nộp bằng chứng sử dụng để có thể duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. Mục đích của bằng chứng sử dụng là chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục trong hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ. Theo đó, bằng chứng sử dụng phải bao gồm các thông tin, hình ảnh, tư liệu,… cho thấy hoạt động sử dụng liên tục nhãn hiệu. Tuyên bố sử dụng cần phải nộp cho Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ trong giai đoạn giữa năm thứ năm và năm thứ sáu kể từ ngày đăng ký, sau đó nộp lần tiếp theo giữa năm thứ chín và năm thứ mười và mỗi mười năm một lần sau đó.
2. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ như thế nào?
Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ bằng một trong hai cách: nộp đơn trực tiếp tại văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ, hoặc chỉ định đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ thông qua hệ thống đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid.
Đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid là thực hiện công việc đăng ký nhãn hiệu dựa trên hệ thống đăng ký quốc tế do Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Thế giới quản lý. Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là cơ quan quốc tế đóng vai trò trung gian tiếp nhận và chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ định vào các quốc gia thành viên của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Tuy nhiên, hệ thống Madrid chỉ là hệ thống điều chỉnh về thủ tục, về điều kiện bảo hộ và thẩm định nhãn hiệu sẽ vẫn phụ thuộc vào quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Trong trường hợp người nộp đơn mong muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thì hệ thống Madrid sẽ là hệ thống mang lại hiệu quả về chi phí và thống nhất thủ tục.
Đối với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Hoa Kỳ, việc nộp đơn phải được thực hiện thông qua một luật sư đại diện nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Phương án đăng ký nhãn hiệu trực tiếp sẽ có ưu điểm hơn so với đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid trong trường hợp nhãn hiệu chỉ đăng ký cho một quốc gia. Ngoài ra, do việc thẩm định về nội dung nhãn hiệu vẫn phụ thuộc vào pháp luật quốc gia của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ yêu cầu rằng các điều chỉnh, phản hồi kết quả thẩm định nội dung đều phải thông qua luật sư đại diện nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, nên nếu nhãn hiệu có khả năng bị phản đối, hoặc nhận được phản hồi điều chỉnh thẩm định về nội dung thì đơn nên được nộp qua phương pháp trực tiếp thay vì nộp thông qua hệ thống Madrid để tiết kiệm thời gian và chi phí.
3. Lưu ý sau khi nộp đơn
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký sẽ trải qua giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn. Trong giai đoạn thẩm định hình thức, thẩm định viên sẽ xem xét liệu đơn đăng ký đã có đầy đủ thông tin và đúng hình thức theo yêu cầu hay chưa. Ở giai đoạn này, các lỗi sai thông thường sẽ liên quan đến phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ theo Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ. Giai đoạn tiếp theo sau khi thẩm định hình thức là việc công bố đơn và thẩm định nội dung đơn. Với việc thẩm định nội dung, thẩm định viên sẽ xem xét nhãn hiệu dự định đăng ký đã đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ như một nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ chưa. Nếu dấu hiệu chưa đủ điều kiện bảo hộ như nhãn hiệu, Văn phòng nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ có thể phát hành các thông báo yêu cầu điều chỉnh, phúc đáp hoặc làm rõ một số nội dung. Thông báo này sẽ đưa ra thời hạn mà chủ đơn hoặc người đại diện của chủ đơn cần phản hồi. Số lần trao đổi qua lại giữa chủ đơn và Thẩm định viên là không giới hạn.
Đơn đăng ký sẽ được công bố trong vòng 30 ngày để các bên thứ ba thực hiện phản đối, nếu cần thiết. Nếu không có bất kì bên thứ ba nào thực hiện việc phản đối, nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng bảo hộ tại Hoa Kỳ hoặc nhận được Thông báo chấp thuận bảo hộ, tùy thuộc vào cơ sở nộp đơn của chủ đơn ngay từ lúc nộp đơn (nhãn hiệu đã được sử dụng thương mại tại Hoa Kỳ hay chỉ đang có ý định sử dụng tại Hoa Kỳ). Nếu nhãn hiệu chỉ đang có ý định sử dụng tại Hoa Kỳ, trước khi cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn phải nộp bằng chứng sử dụng cho Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ.
4. Cơ sở nộp đơn
“Cơ sở nộp đơn” (filling basis) là cơ sở được quy định trong Đạo luật nhãn hiệu mà căn cứ vào đó người nộp đơn sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của mình cho Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ (USPTO). Đơn đăng ký nhãn hiệu phải dựa vào một hoặc nhiều cơ sở nộp đơn. Mỗi “cơ sở nộp đơn” có các yêu cầu khác nhau phải được đáp ứng trước khi nhãn hiệu có thể tiến hành đăng ký.
Trong đơn đăng ký, người nộp đơn có thể lựa chọn một trong các cơ sở nộp đơn sau có thể:
- Sử dụng trên cơ sở thương mại (theo Phần 1(a)) Đạo luật nhãn hiệu – người nộp đơn hiện đang sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ tại Hoa Kỳ.
- Cơ sở về ý định sử dụng (theo Mục 1(b)) – người nộp đơn có ý định ngay tình để sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ của người nộp đơn trong tương lai gần tại Hoa Kỳ.
- Cơ sở đăng ký nước ngoài (theo Mục 44(e)) – bạn sở hữu đăng ký nước ngoài cho cùng nhãn hiệu và hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ quốc gia xuất xứ của bạn.
- Cơ sở đơn nước ngoài (theo Mục 44(d)) – người nộp đơn sở hữu một đơn nước ngoài đã nộp trước đó được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi người nộp đơn nộp đơn tại Hoa Kỳ cho cùng nhãn hiệu và cùng hàng hóa và/hoặc dịch vụ. Cơ sở này còn được gọi là “cơ sở ưu tiên nước ngoài” vì người nộp đơn sẽ yêu cầu ngày nộp đơn “ưu tiên” cho đơn đăng ký tại Hoa Kỳ trùng ngày với ngày nộp đơn đăng ký nước ngoài lấy làm cơ sở.
Ngoài cơ sở nộp đơn, bạn cũng phải thiết lập cơ sở đăng ký (registration basis), đây là cơ sở pháp lý mà bạn có thể đăng ký nhãn hiệu của mình. Có hai cơ sở đăng ký – sử dụng trong thương mại theo Mục 1(a) và đăng ký nước ngoài theo Mục 44(e). Nếu chủ đơn nộp đơn đăng ký theo Mục 1(b) dựa trên ý định sử dụng nhãn hiệu của bạn trong tương lai gần hoặc theo Mục 44(d) dựa trên đơn đăng ký nước ngoài, chủ đơn phải cung cấp một hoặc cả hai cơ sở đăng ký này trước khi nhãn hiệu được phép đăng ký.
Ngoài ra, còn có cơ sở nộp đơn theo Mục 66(a) Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ, cụ thể là cơ sở dựa trên yêu cầu gia hạn bảo hộ đăng ký quốc tế cho Hoa Kỳ được gửi từ Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.
5. Các yêu cầu đối với cơ sở nộp đơn “Sử dụng trong thương mại” là gì?
Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều cơ sở nộp đơn trong đơn đăng ký bằng cách đáp ứng các yêu cầu bên dưới.
Bạn chỉ có thể nộp đơn dựa trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu trong thương mại theo Mục 1(a) nếu bạn đã sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại liên quan đến tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ được liệt kê theo đơn đăng ký nhãn hiệu. Khi sử dụng cơ cở nộp đơn này, chủ đơn cần cung cấp:
- Tuyên bố: “Nhãn hiệu đang được sử dụng trong thương mại và đã được sử dụng trong thương mại kể từ ngày nộp đơn đăng ký;”
- Ngày sử dụng nhãn hiệu đầu tiên của chủ đơn ở bất kỳ vị trí nào liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ;
- Ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu của chủ đơn trong thương mại hàng hóa hoặc liên quan đến dịch vụ;
- Một “mẫu vật” cho mỗi nhóm thể hiện cách bạn sử dụng nhãn hiệu trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ và tuyên bố: “Mẫu vật đã được sử dụng trong thương mại ít nhất ngay từ ngày nộp đơn đăng ký;” và
Một nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại hàng hóa khi (1) nhãn hiệu được đặt trên hàng hóa, bao bì cho hàng hóa hoặc màn hình hiển thị liên quan đến hàng hóa (bao gồm cả màn hình trang web) và (2) hàng hóa đang thực sự được bán hoặc lưu thông trong thương mại.
Nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại dịch vụ khi (1) nhãn hiệu được sử dụng trong việc bán, quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ và (2) dịch vụ thực sự được cung cấp trong thương mại.
