Nguyên nhân dẫn đến chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trong trường hợp không sử dụng thực tế trong năm năm liên tục

1. Quy định pháp luật về chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu 

Theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay, nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng liên tục trong thời hạn 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu1. Quy định trên cho phép một bên thứ ba được quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với những nhãn hiệu được bảo hộ nhưng không được sử dụng trên thực tế, nhằm ngăn chặn hành vi đăng ký đầu cơ, loại trừ cơ hội mong muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của những chủ sở hữu còn lại. 

Thế nhưng, điều khoản chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể hơn là khoản 2 Điều 136 và điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2020, 2022) (sau đây gọi chung là “Luật Sở hữu trí tuệ”) không thể hiện thời điểm bắt đầu xác định hành vi không sử dụng nhãn hiệu trên thực tế. Liệu thời điểm bắt đầu được xác định là ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, hay là ngày cấp văn bằng? Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, thời điểm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu sẽ được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xét về định nghĩa, nhãn hiệu được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau2. Từ những căn cứ trên, có thể hiểu rằng, trước thời điểm có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu chỉ được xác định là một dấu hiệu. Chính vì thế, thời điểm bắt đầu thời hạn 05 năm không sử dụng liên tục nhãn hiệu sẽ được tính từ ngày cấp văn bằng của nhãn hiệu ấy. 

2. Những nguyên nhân việc chấm dứt hiệu lực không sử dụng nhãn hiệu 05 năm liên tục 

2.1 Đăng ký đầu cơ cho nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ không bao gồm lĩnh vực kinh doanh của chủ sở hữu 

Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu sẽ dựa trên 03 yếu tố chính: (i) Mẫu nhãn hiệu, (ii) Hàng hóa/dịch vụ, (iii) Phạm vi lãnh thổ. Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tương ứng với nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký. Về nguyên tắc, pháp luật không quy định doanh nghiệp hoặc cá nhân phải nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Thế nhưng, kể từ thời điểm nhãn hiệu được bảo hộ trở đi, nếu như chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu trong lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ đã được đăng ký, khả năng cao chủ sở hữu sẽ bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ ấy. 

Chẳng hạn, một cá nhân có hoạt động kinh doanh chủ yếu là bóng đèn LED và có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu “A”, nhóm hàng hóa được đăng ký là: 

Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [LED]. 

Nhóm 30: Gia vị. 

Theo đó, chủ sở hữu có thể bị rơi vào trường hợp bị chấm dứt hiệu lực đối với Nhóm 30, cụ thể là sản phẩm gia vị nếu như trong họ không tiến hành chào bán sản phẩm này trên thị trường trong vòng 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu “A”.  

Từ những nguyên tắc cơ bản trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trước hết, chủ sở hữu nên đăng ký cho nhóm hàng hóa/dịch vụ trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và cân nhắc cho hàng hóa/dịch vụ có thể phát triển trong một tương lai gần.   

2.2 Đăng ký nhãn hiệu nhiều màu sắc khác nhau 

Hiện nay, có rất nhiều tranh cãi xoay quanh đến vấn đề đăng ký nhãn hiệu trắng đen hoặc đăng ký nhãn hiệu màu, đâu sẽ phương án đăng ký bảo hộ tối ưu và hiệu quả nhất? Pháp luật Việt Nam không quy định về phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu trắng đen. Căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu được ghi nhận trong các chứng nhận, giấy xác nhận, đăng bạ về nhãn hiệu. Thêm vào đó, căn cứ theo Điều 5.C(2) Công ước Paris: “Việc chủ nhãn hiệu hàng hoá sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu.”. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, màu sắc có thể được xác định là một tính phân biệt, và việc thay đổi một màu sắc trong nhãn hiệu sẽ được xem là thay đổi mẫu nhãn hiệu. Chính vì thế, việc đăng ký nhãn hiệu trắng đen không hoàn toàn sẽ bảo hộ cho tất cả các nhãn hiệu màu còn lại.  

Trong quá trình hoạt động thương mại, chủ doanh nghiệp có xu hướng tạo nhận diện thương hiệu với nhiều màu sắc khác nhau, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, sản phẩm. Với mong muốn được bảo hộ tổng thể nhận diện thương hiệu, chủ sở hữu sẽ đăng ký toàn bộ màu sắc của nhãn hiệu đã được thiết kế. Như đã đề cập, theo quy định pháp luật hiện hành, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu sẽ tương ứng với nhãn hiệu đăng ký. Chính vì thế, chủ sở hữu có thể sẽ bị chấm dứt hiệu lực đối với những nhãn hiệu màu còn lại nếu không được sử dụng thực tế.  

Việc cân nhắc và lựa chọn một màu sắc chủ đạo cho từng thị trường trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu là cần thiết. Hoạt động  này không chỉ giúp chủ sở hữu loại bớt những chi phí không cần thiết mà tối ưu hóa quyền lợi của mình trong việc bảo hộ một nhãn hiệu.  

2.3 Nhãn hiệu được sử dụng trên website không hướng đến người tiêu dùng Việt Nam 

Thương mại điện tử dần trở thành một phương thức mua bán chủ yếu và chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam. Phạm vi của phương thức thương mại điện tử là quốc tế, thế nhưng, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu lại chỉ trên lãnh thổ đã được đăng ký bảo hộ. Căn cứ theo khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ, việc sử dụng nhãn hiệu bao gồm việc gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, website cũng được xác định là một phương tiện kinh doanh. 

Một nhãn hiệu được xác định là sử dụng trên thực tế khi được (i) gắn trên hàng hóa, dịch vụ đăng ký bảo hộ, (ii) được quảng cáo trên các phương tiện xã hội, truyền thông, (iii) các sản phẩm được bày bán trên các trang mạng xã hội, thương mại điện tử, hoặc trên các website của chủ sở hữu. Việc xác định một website thương mại điện tử hoặc website bán hàng đang hướng đến người tiêu dùng quốc gia nào, cần phải được xác định dựa trên nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn (i) tên miền, (ii) ngôn ngữ được sử dụng, (iii) loại tiền tệ được sử dụng trên website, (iv) phương thức giao hàng,…  

Chính vì thế, khi mua bán có gắn nhãn hiệu trên các website, chủ sở hữu cần nên cân nhắc đến những yếu tố nêu trên, việc đơn thuần chào bán một sản phẩm nhất định nhưng không hướng đến người tiêu dùng Việt Nam, không thể được xác dịnh là sử dụng thực tế tại Việt Nam

Tổng kết

Dựa trên những nguyên nhân vô hình có thể dẫn đến tình trạng bị chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không được sử dụng thực tế trong vòng 5 năm liên tiếp. Chủ sở hữu nên lưu ý và cân nhắc trước khi đăng ký nhãn hiệu để tránh trường hợp bị chấm dứt hiệu lực, ảnh hưởng đến quyền được bảo hộ nhãn hiệu của riêng mình. 

Chia sẻ: