Chuyển nhượng nhãn hiệu là giao dịch quyền sở hữu trí tuệ không mới tại Việt Nam và thực tiễn thế giới. Có nhiều lý do mà một hoặc nhiều bên sẽ tham gia hoặc thực hiện một giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, động lực phổ biến nhất để thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu là việc bên mua mong muốn có quyền sở hữu và sử dụng đối với một nhãn hiệu cụ thể đã có danh tiến trên thị trường mà không phải đầu tư tài chính, thời gian cho việc khai phá và gây dựng thị trường. Mong muốn này thường xuất hiện ở các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, một công ty cũng có thể mong muốn nhận chuyển nhượng một nhãn hiệu để triệt tiêu thủ cạnh tranh trên thị trường hoặc chiếm lĩnh một mảng thị trường mới.
1. Thế nào là chuyển nhượng nhãn hiệu?
Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển nhượng (hay còn được gọi là “chuyển giao”) quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Như vậy, một điều kiện rõ ràng có thể nhận thấy là giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ có thể thực hiện nếu bên chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu cho nhãn hiệu dự định chuyển nhượng. Theo quy định của pháp luật, việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu).
See more: Thủ tục và lưu ý khi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
2. Các điều kiện hạn chế áp dụng với giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu
- Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
- Nếu nhãn hiệu dự định chuyển nhượng trùng với tên thương mại của bên chuyển nhượng, trong nhiều trường hợp các bên buộc phải chuyển nhượng tên thương mại cùng với chuyển nhượng nhãn hiệu để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu sau giao dịch chuyển nhượng. Do đó, các bên cần lưu ý về các hạn chế đối với việc chuyển nhượng tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
- Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
- Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
3. Phân biệt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu và Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ làm mất đi quyền sở hữu của chủ sở hữu nhãn hiệu (bên chuyển nhượng). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu bắt buộc phải đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không làm mất đi quyền sở hữu của chủ nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng ký.
4. Trình tự thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu bởi các bên
Bước 1: Các bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
Việc thỏa thuận và ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Bộ luật dân sự và điều kiện về nội dung hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài việc đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, các bên cũng cần lưu ý đến việc kê khai và nộp thuế thu nhập đối với phí chuyển nhượng mà bên chuyển nhượng nhận được.
Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Bên chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ gồm các tài liệ như nêu ở mục trên.
5. Một số lưu ý khi đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
- Bên chuyển nhượng có thể có nhiều nhãn hiệu. Do đó, cần lưu ý rằng nhãn hiệu chuyển nhượng không được trùng hay tương tự với các nhãn hiệu còn lại do bên chuyển nhượng đang sở hữu, cả trong và ngoài nước, để tránh trường hợp xung đột quyền. Nếu tồn tại các nhãn hiệu tương tự, bên nhận chuyển nhượng nên cân nhắc yêu cầu bên chuyển nhượng phải chuyển nhượng toàn bộ các nhãn hiệu trùng/ tương tự đó để tránh khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.
- Khi đàm phán việc chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên cần đàm phán để chuyển nhượng hết các phương tiện, hình thức khác mang nhãn hiệu như tên miền (domain), vật liệu quảng cáo, hệ thống cửa hàng gắn với nhãn hiệu…
- Giá chuyển nhượng nhãn hiệu nên nêu rõ đã bao gồm hoặc chưa bao gồm các loại thuế áp dụng.
- Bên nhận chuyển nhượng cần yêu cầu bên chuyển nhượng đưa ra các cam kết về việc nhãn hiệu không bị xem là đăng ký trên cơ sở không trung thực, không có rủi ro bị hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực.
- Thẩm định tất cả các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của bên chuyển nhượng có thể dẫn đến xung đột quyền với bên nhận chuyển nhượng sau khi hoàn tất giao dịch.
Khuyến cáo: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý nào. Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.
