Theo luật nhãn hiệu Hoa Kỳ, để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu liên bang, nhãn hiệu phải được chủ sở hữu sử dụng trong hoạt động thương mại. “Sử dụng trong thương mại” có nghĩa là nhãn hiệu được sử dụng trong các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, được xác định trong bối cảnh thương mại liên bang. Để chứng minh việc chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng theo Điều 8 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ (hay có thể gọi là “Tuyên bố sử dụng”). Bài viết này sẽ thảo luận các thông tin cơ bản và các yêu cầu để duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, trong đó tập trung vào việc chứng minh thực tế sử dụng nhãn hiệu.
1. Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu là gì?
Bằng chứng sử dụng là tài liệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp cho Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) để duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Bằng chứng này được nộp theo quy định bởi Đạo luật Lantham. Bằng cách này, chủ sở hữu nhãn hiệu xác nhận rằng nhãn hiệu đã đăng ký của mình vẫn đang được sử dụng trong hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ và cung cấp bằng chứng cho hoạt động sử dụng đó.
Bằng chứng sử dụng chỉ áp dụng cho các nhãn hiệu được đăng ký theo Điều 1(a) (sử dụng trong thương mại) hoặc Điều 44(e) (đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên đăng ký nhãn hiệu nước ngoài). Điều đó có nghĩa là nhãn hiệu Hoa Kỳ được cấp theo Điều 66(a) (mở rộng bảo hộ thông qua Nghị định thư Madrid) sẽ không cần bằng chứng sử dụng theo Điều 8. Thay vào đó, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố sử dụng theo Điều 71.
2. Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu quan trọng như thế nào?
Việc nộp bằng chứng sử dụng theo Điều 8 là bắt buộc để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Việc không nộp bằng chứng sử dụng đúng thời hạn sẽ dẫn đến việc từ bỏ hoặc hiệu lực nhãn hiệu bị chấm dứt theo quyết định của Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ.
3. Khi nào chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp bằng chứng sử dụng theo Điều 8?
Chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp bằng chứng sử dụng lần đầu tiên vào giai đoạn giữa năm thứ 5 đến năm thứ 6 từ ngày đăng ký. Ví dụ: nếu ngày đăng ký nhãn hiệu là ngày 12 tháng 1 năm 2017, thì lần gia hạn đầu tiên sẽ đến hạn từ ngày 12 tháng 1 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Bằng chứng sử dụng này cũng cần được nộp trong khoảng thời gian từ năm thứ 9 đến năm thứ 10 từ ngày đăng ký, và sau đó là nộp mỗi 10 năm một lần. Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có “thời gian ân hạn” sáu tháng để nộp bằng chứng sử dụng nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không thể nộp bằng chứng sử dụng trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu nộp bằng chứng sử dụng trong thời gian ân hạn thì phải trả thêm phí nộp quá hạn.
4. Các thông tin, tài liệu cần có khi nộp Tuyên bố sử dụng/Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
Khi chuẩn bị Tuyên bố sử dụng/Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, chủ sở hữu nhãn hiệu phải:
– Ký vào bản tuyên bố xác nhận việc sử dụng liên tục nhãn hiệu trong hoạt động thương mại;
– Xác nhận rằng nhãn hiệu đã đăng ký đang được sử dụng trong thương mại hoặc tình trạng không sử dụng và lý do của việc không sử dụng này;
– Xác nhận rằng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể mà nhãn hiệu đang được sử dụng hoặc không được sử dụng và lý do của việc không sử dụng này (ví dụ bao gồm hỏa hoạn, bệnh tật, thiên tai hoặc các thiệt hại khác.);
– Loại bỏ các hàng hóa, dịch vụ không sử dụng với nhãn hiệu;
– Cung cấp bằng chứng cho thấy nhãn hiệu được sử dụng như thế nào trong thương mại (ví dụ hình ảnh); và
– Nộp lệ phí nộp đơn.
Đối với bằng chứng chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong việc bán hàng hóa/dịch vụ, USPTO không đưa hướng dẫn cụ thể về số lượng, quy cách tài liệu cần cung cấp. Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ vẫn có hiệu lực nếu tuyên bố sử dụng đáp ứng tất cả các yêu cầu theo luật định và đánh giá của USPTO. Ngược lại, nếu USPTO cho rằng các tài liệu cung cấp là không đủ để chứng minh bằng chứng sử dụng nhãn hiệu, USTPO có thể ban hành một thông báo chỉ ra lý do tại sao các tài liệu cung cấp là không đáp ứng Điều 8 và, do đó, không được chấp nhận. Kết quả của việc bằng chứng sử dụng không được chấp nhận là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu liên bang tại Hoa Kỳ sẽ bị chấm dứt hiệu lực.
Lời khuyên: Quên nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu là lý do phổ biến nhất mà các doanh nghiệp đánh mất sự bảo hộ nhãn hiệu của mình tại Hoa Kỳ. Việc đăng ký nhãn hiệu thành công tại Hoa Kỳ sẽ là một cột mốc quan trọng cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam trên chặng đường tiến ra biển lớn. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ chỉ là bước đầu tiên để thương hiệu của bạn được bảo vệ tại thị trường rộng lớn này. Giai đoạn sau đó sẽ rất quan trọng đối với việc đảm bảo duy trì hiệu lực của nhãn hiệu. Đừng đánh mất nhãn hiệu quan trọng của mình chỉ vì bạn bỏ sót hoặc quên thời gian phải nộp tuyên bố sử dụng như trên.
Khuyến cáo: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý nào. Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.
