03 lưu ý về sở hữu trí tuệ trong hợp đồng phân phối

BÀI VIẾT

03 lưu ý về sở hữu trí tuệ trong hợp đồng phân phối

Các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ chưa bao giờ là vấn đề có nhiều trăn trở như hiện nay. Việc nghiên cứu, phát triển và sở hữu trí tuệ có thể doanh nghiệp trong hầu hết các khía cạnh phát triển kinh doanh và chiến lược cạnh tranh, từ phát triển sản phẩm đến thiết kế sản phẩm, từ cung cấp dịch vụ đến tiếp thị, và từ thu hút các nguồn tài chính đến xuất khẩu, phân phối hoặc mở rộng kinh doanh (trong nước và nước ngoài) thông qua li-xăng, nhượng quyền thương mại. Tùy vào mục đích, chiến lược phát triển dòng sản phẩm mà Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức và phương thức để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, hình thức bán hàng bằng một hệ thống phân phối là hình thức cốt lõi và phổ biến, mang lại giá trị thương mại lớn cho chính doanh nghiệp. Bên cạnh một số nội dung mà các bên trong hợp đồng phân phối rất xem trọng như giá cả hàng hóa, quy định về đặt hàng và chấp nhận đơn đặt hàng, mức chiết khấu, hạn mức đặt hàng hóa tối thiểu, đổi trả sản phẩm,…Bài viết sau đây tập trung phân tích một số nội dung liên quan đến điều khoản sở hữu trí tuệ mà các Nhà sản xuất/Nhà cung cấp cần lưu ý trong hợp đồng phân phối.

1. Lưu ý về phạm vi sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp được xác lập tùy thuộc vào tùy từng loại tài sản sở hữu trí tuệ cụ thể, tức quyền sở hữu được xác lập khi tài sản phải được cấp văn bằng bảo hộ, ví dụ như là nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng), kiểu dáng công nghiệp, sáng chế hoặc được bảo hộ tự động, không cần đăng ký nếu đáp ứng một số quy định luật định, có thể kể đến như là tên thương mại, bí mật kinh doanh. Khi Nhà phân phối sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp thì phạm vi sử dụng được giới hạn trong phạm vi được bảo hộ của chính loại tài sản sở hữu trí tuệ đó.

Bên cạnh đó, Nhà phân phối chỉ được sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ với mục đích duy nhất xúc tiến bán hàng, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị,… Theo đó, Nhà phân phối bị ngăn cấm khi không được phép xóa, làm xấu, che khuất hoặc có hành vi khác nhằm thay đổi bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nào xuất hiện trên sản phẩm mà không có sự cho phép của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp. Nhà phân phối chỉ có quyền sử dụng tên thương mại, logo, nhãn hiệu, và các đối tượng khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi mà Nhà sản xuất/Nhà cung cấp cho phép, không được điều chỉnh hoặc loại bỏ bất kỳ nhãn hiệu hay các hình thức nhận dạng khác, và không được phép đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu trong phạm vi phân phối hay ở bất kỳ nơi nào khác giống hay có tương tự với Nhà sản xuất/Nhà cung cấp. 

2. Điều khoản bảo mật thông tin

Việc đặt ra vấn đề bảo mật thông tin cũng chính là giúp một trong các bên trong hợp đồng phân phối bảo vệ bí mật kinh doanh của chính mình trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bí mật kinh doanh thường được xác định trong phạm vi rộng và bao gồm các phương pháp bán hàng, các phương pháp phân phối, các hồ sơ khách hàng, các chiến lược quảng cáo, các danh sách các nhà cung cấp và khách hàng, các quy trình sản xuất. Hầu hết các hợp đồng phân phối đều có điều khoản bảo mật thông tin áp dụng bao gồm nội dung được thể hiện rõ ràng là thông tin mật hoặc những thông tin được cho là mật, nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ của bên có các thông tin mật cần bảo mật, ngăn ngừa hành vi vi phạm của bên còn lại. Thông thường, các bên sẽ thỏa thuận điều khoản bảo mật thông tin vẫn giữ nguyên hiệu lực ngay cả khi hợp đồng vô hiệu hoặc khi chấm dứt hợp đồng.

3. Điều khoản cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản sở hữu trí tuệ 

Có thể thấy, trong hợp đồng phân phối, Nhà sản xuất/Nhà cung cấp đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và ràng buộc Nhà phân phối tuân thủ. Tuy nhiên, Nhà phân phối cần lưu ý đến vấn đề yêu cầu Nhà sản xuất/Nhà cung cấp, điều kiện tiên quyết, đó là phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản sở hữu trí tuệ. Khác với bản chất hợp đồng đại lý, sau khi hoàn tất quy trình đặt hàng, giao hàng, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho Nhà phân phối và Nhà phân phối là chủ sở hữu của sản phẩm, mà sản phẩm đó có chứa một hoặc một vài tài sản sở hữu trí tuệ. Ví dụ, một lon nước giải khát ABC thì sản phẩm nước giải khát có thể sẽ có nhãn hiệu “ABC, hình”, kiểu dáng của lon nước và hai đối tượng này đều đã được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho Nhà sản xuất/Nhà cung cấp. 

Nếu Nhà sản xuất/Nhà cung cấp không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản sở hữu trí tuệ mà vẫn thực hiện tiến hành bán lại có sản phẩm có chứa dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ thì khi có tranh chấp, Nhà phân phối có khả năng bị thiệt hại rất lớn. Điều khoản về đổi trả hoặc bảo hành sản phẩm, để bảo vệ quyền lợi của các bên trong hợp đồng và cân bằng lợi ích, thông thường quyền yêu cầu đổi trả hay bảo hành sản phẩm sẽ hết thời hạn sau một thời gian nhất định. Nếu hết thời hạn đổi trả và bảo hành mà có tranh chấp về vấn đề sở hữu trí tuệ thì Nhà phân phối sẽ không thể tiếp tục thực hiện kinh doanh và phân phối sản phẩm, cũng không được yêu cầu bảo hành hay đổi trả do đã hết thời hạn yêu cầu. Thực tế là đã có một trường hợp thực tế xảy ra, cụ thể là Bản án số 41/2020/DS-PT ngày 28/07/2020 tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong hợp đồng phân phối đã được Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết khi Nhà phân phối bị khởi kiện do nhập khẩu, lưu trữ và bán các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo nội dung của bản án này, Nhà phân phối – Bị đơn cũng không biết về việc Nhà sản xuất cũng đồng thời là nhà cung cấp đã bán sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo nội dung bản án, Nguyên đơn đã yêu cầu Bị đơn là buộc chấm dứt tất cả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm, buộc thu hồi tất cả các sản phẩm, buộc tiêu hủy tất cả các sản phẩm còn tồn kho cũng như trên thị trường, bồi thườngg thiệt hại cho những tổn thất phát sinh cho Nguyên đơnido có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…Đây sẽ là một thiệt hại rất lớn mà Nhà phân phối phải gánh chịu khi không có điều khoản cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, Nhà phân phối có khả năng sẽ khó có cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh. Mặc dù bản án phúc thẩm này chưa có một quyết định cụ thể nào để giải quyết tranh chấp nêu trên, nhưng các bên khi đang trong giai đoạn soạn thảo, đàm phán để ký kết hợp đồng phân phối nên đặc biệt lưu ý đến vấn đề này để tránh và đồng thời tối đa thiệt hại khi có tranh chấp.