M&A và bước quan trọng về thẩm định pháp lý tài sản sở hữu trí tuệ

ARTICLES

M&A và bước quan trọng về thẩm định pháp lý tài sản sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, thường được xem là tài sản vô hình của một công ty. Tuy nhiên, hiện nay các tài sản vô hình này ngày càng trở thành “hữu hình”, chúng quan trọng trong sự cân nhắc của bên mua cũng như sự thành công của toàn bộ giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp.

Do đó, việc thực hiện thẩm định pháp lý liên quan đến các tài sản và quyền sở hữu trí tuệ của công ty mục tiêu là đặc biệt quan trọng trong một giao dịch mua bán và sáp nhập. Thật vậy, thông qua quá trình thẩm định, bên mua có thể phát hiện ra các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ của công ty mục tiêu, hỗ trợ cho việc định giá tài sản, định giá thương hiệu cũng như giá trị của giao dịch nói chung.

Thật không may, trong nhiều thương vụ, người mua dành sự quan tâm hạn chế hoặc mang tính hình thức đối với công việc thẩm định pháp lý các tài sản sở hữu trí tuệ. Thay vào đó, họ tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến cơ cấu vốn, quyền sở hữu tài sản và nợ của công ty mục tiêu.

Một báo cáo thẩm định pháp lý sở hữu trí tuệ sẽ đề cập và phân tích rất nhiều vấn đề liên quan. Tuy nhiên, bài viết này chỉ phác thảo một số vấn đề quan trọng thường thấy của quá trình thẩm định pháp lý.

Các công việc trước khi tiến hành thẩm định

Ý định thực hiện thẩm định pháp lý thường được đề cập ban đầu dưới dạng Ý định thư hoặc Thư ngỏ, Biên bản ghi nhớ hay Bảng điều khoản (terms sheet), trước khi các bên liên quan tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng phục vụ giao dịch mua bán và sáp nhập.

Trong các tài liệu hoặc thỏa thuận nói trên, các bên có thể đưa ra một số yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như là điều kiện tiên quyết để hoàn tất thỏa thuận.

Ngoài ra, bên mua và công ty mục tiêu cũng cần ký kết thỏa thuận bảo mật để phục vụ cho việc chuyển giao các thông tin quan trọng liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Xác định quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ

Khi tiến hành thẩm định pháp lý tài sản sở hữu trí tuệ, các nhà tư vấn sẽ thẩm tra quyền sở hữu của công ty mục tiêu đối với các tài sản sở hữu trí tuệ hiện có và xác định được. Trong đó, đối với các quyền sở hữu trí tuệ xác lập trên cơ sở đăng ký, bên thẩm định sẽ kiểm tra dựa trên các văn bằng đã được cấp (ví dụ: giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu tài sản trí tuệ là nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp nếu công ty mục tiêu sở hữu các tài sản trí tuệ là kiểu dáng công nghiệp…). Trong trường hợp các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thuộc loại tài sản trí tuệ không cần hoặc không thể đăng ký văn bằng bảo hộ (ví dụ, bí mật kinh doanh hoặc quyền tác giả và quyền liên quan), bên mua nên kiểm tra xem liệu rằng công ty mục tiêu có đáp ứng đủ các điều kiện luật định để được xem là chủ sở hữu của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này hay không.

Trong quá trình xác định quyền sở hữu đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phổ biến, bên thực hiện thẩm định cần lưu ý đến các quan hệ lao động trong công ty mục tiêu. Trong đó, các bên cần lưu ý rằng Việt Nam là một quốc gia có xu hướng bảo vệ mạnh mẽ cho người lao động. Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định rằng chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm do nhân viên tạo ra chỉ sẽ thuộc về người sử dụng lao động, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, người lao động trên thực tế vẫn sở hữu quyền nhân thân đối với tác phẩm do họ tạo ra (ví dụ: quyền đặt tên tác phẩm, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm…).

Đối với các công ty công nghệ, bên thực hiện thẩm định cũng cần kiểm tra xem liệu rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty mục tiêu (như trang web, phần mềm, các nền tảng trực tuyến…) được viết, thử nghiệm và phát triển bởi nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên, các nhà phát triển bên thứ ba có được thực hiện dựa trên các thỏa thuận bằng văn bản mà theo đó tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ được chuyển giao cho công ty mục tiêu hay không.

Bên cạnh đó, bên mua cũng cần đảm bảo rằng, sau khi mua lại công ty muc tiêu, bên này sẽ không cần thêm bất kỳ sự đồng ý, chuyển nhượng, miễn trừ nào khác từ bất kỳ bên thứ ba nào để có thể sử dụng hoặc chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Xác định các tranh chấp tiềm ẩn

Tại Việt Nam, nhận thức của cộng đồng về việc tôn trọng và thực thi quyền sở hữu trí truệ nói chung còn hạn chế. Vì lý do đó, nguy cơ xảy ra các tranh chấp tiềm ẩn liên quan đến các tài sản trí tuệ là khá cao và khó xác định. Do đó, trước khi tiến hành thâu tóm công ty mục tiêu, bên mua cần đảm bảo rằng các tài sản sở hữu trí tuệ của công ty mục tiêu không phải và sẽ không là đối tượng bị tranh chấp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Một ví dụ điển hình có thể là việc công ty mục tiêu đang sử dụng tài sản trí tuệ nhất định theo một thỏa thuận cho phép sử dụng với hạn chế chuyển nhượng vốn của các thành viên hoặc cổ đông trong công ty mục tiêu. Trong tình huống này, việc chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần cho bên mua có thể khiến công ty mục tiêu hoặc các thành viên góp vốn, cổ đông của nó vướng vào các tranh chấp theo hợp đồng cấp quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ nêu trên.

Trong hầu hết các giao dịch, người bán phải đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty mục tiêu đã không và hiện không vi phạm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, cũng như chưa từng nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ bên thứ ba liên quan đến việc phải nhận cấp quyền sử dụng một tài sản sở hữu trí tuệ bất kỳ nào đó.

Việc tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng

Các nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ là một trong các nghĩa vụ phổ biến thường được quy định trong các hợp đồng thương mại hiện nay, ví dụ như thỏa thuận cấp quyền sử dụng, thỏa thuận nhượng quyền thương mại, hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý… Thông thường, một bên trong hợp đồng (thường là bên sở hữu các tài sản trí tuệ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ tương ứng của hợp đồng) sẽ đặt ra một hoặc một số hạn chế cho bên còn lại liên quan đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đó (phạm vi công việc được sử dụng, phạm vi lãnh thổ…), hoặc thậm chí cả quyền đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ mới hình thành trong tương lai (đặc biệt phổ biến trong hợp đồng nhượng quyền thương mại).

Trong một giao dịch mua bán và sáp nhập, nếu công ty mục tiêu bị ràng buộc bởi quá nhiều hạn chế như trên, đặc biệt là với các tài sản trí tuệ quan trọng trong hoạt động của công ty mục tiêu, giá trị mua lại sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, thông qua việc thẩm định pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ, các chuyên gia tư vấn của người mua sẽ kiểm tra xem công ty mục tiêu có đang bị ràng buộc và tuân thủ các nghĩa vụ theo các thỏa thuận này hay không để đưa ra các tư vấn phù hợp cho giao dịch.

Quy định của pháp luật nước ngoài

Trong một giao dịch mua bán và sáp nhập xuyên biên giới, các bên phải hết sức quan tâm đến quy định về sở hữu trí tuệ của bên còn lại. Lý do là vì pháp luật sở hữu trí tuệ phản ánh tính lãnh thổ rất cao. Mỗi nước sẽ có những quy định và cách tiếp cận khác nhau về các quyền sở hữu trí tuệ áp dụng tại lãnh thổ nước đó.

Để tránh các rủi ro không đáng có, các bên phải đảm bảo rằng mình đã hiểu và tuân thủ các quy định khác biệt tại quốc gia sở tại.

Đăng trên báo Saigon Times ngày 5 tháng 3 năm 2020.